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BGH, Urteil vom 29.04.2014 - Aktenzeichen X ZR 12/11

DRsp Nr. 2014/11590

Patentfähigkeit eines flexiblen Stents (hier: Implantat) als Streitpatent

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 16. Dezember 2010 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das deutsche Patent 195 49 520 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 2 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 3 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen:

"Ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit einer einzigen, zusammenhängenden Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen,

wobei jede Zelle eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge aufweist, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) abwechseln, die in gerader Anzahl vorhanden sind und miteinander abwechseln, und die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbunden sind,

wobei jede Schlaufe zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich dazwischen aufweist,

und wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16, 18, 20) durch ihre beiden Abschnitte erste und zweite Winkel definieren, deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden."

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerinnen wird zurückgewiesen.

Von den Kosten der Berufungen tragen die Klägerinnen zwei Drittel und die Beklagte ein Drittel.

Normenkette:

PatG § 3 Abs. 2 Nr. 3 ;

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 195 49 520 (Streitpatents), das - unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier US-amerikanischer Patentanmeldungen vom 28. Juli 1994 und 31. Mai 1995 - am 26. Juli 1995 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst fünf Patentansprüche, von denen Patentanspruch 2 folgenden Wortlaut hat:

"Ballon-expandierbarer und nicht selbst-expandierender Stent, welcher als Röhre ausgebildet ist und in ein Blutgefäß oder in eine andere Öffnung im Körper einführbar ist, in welchem er ausdehnbar ist, mit

einer Struktur aus benachbarten verbundenen, geschlossenen Zellen, wobei jede Zelle aufweist,

eine gerade Anzahl von geraden Abschnitten (22) fester Länge, welche mit ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) abwechseln,

die eine feste Länge aufweisen und in einer geschlossenen Zelle verbunden sind,

wobei jede Schlaufe zumindest zwei Abschnitte mit einem Biegungsbereich dazwischen aufweist, und wobei die ersten und zweiten Schlaufen (14, 16; 18, 20) erste und zweite Winkel definieren,

deren Winkelhalbierende einen Winkel zueinander bilden."

Die Patentansprüche 3 bis 5 sind unmittelbar oder mittelbar (auch) auf Patentanspruch 2 rückbezogen.

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, dass die Erfindung in Patentanspruch 2 und den darauf rückbezogenen Patentansprüchen 3 bis 5 nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, der Gegenstand des Patentanspruchs 2 und der darauf rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 5 über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und nicht patentfähig sei, weil er weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit vier Hilfsanträgen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent insoweit für nichtig erklärt, als es über die Fassung des Hilfsantrags III hinausgeht. Dagegen richten sich die Berufungen beider Parteien. Die Klägerinnen beantragen, das Streitpatent im mit der Klage angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent zuletzt mit einem gegenüber der erteilten Fassung der angegriffenen Patentansprüche abweichenden Hauptantrag sowie fünf Hilfsanträgen.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. S. ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Beklagten ist zulässig und hat im noch geltend gemachten Umfang auch in der Sache Erfolg. Die zulässige Berufung der Klägerinnen ist nicht begründet.

I. Das Streitpatent betrifft einen Stent. Dabei handelt es sich um ein Implantat, das in ein Blutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht wird und dort aufgeweitet (expandiert) wird, um das Hohlorgan dauerhaft offen zu halten. In der Beschreibung wird erläutert, dass der Stent typischerweise mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters dem gewünschten Ort im Körper zugeführt und ausgedehnt werde, dass aber auch andere mechanische Vorrichtungen bekannt seien, mit denen die Ausdehnung des Stents bewirkt werden könne (Rn. 2).

Wie in der Beschreibung weiterhin erwähnt wird, sind Stents mit ausdehnbaren röhrenförmigen Implantaten bekannt, die eine Vielzahl von parallel zur Längsachse der Röhre angeordneten Schlitzen aufweisen. Da die Implantate relativ steif seien, seien sie mit flexiblen schraubenförmigen Verbindern verbunden, so dass die Stents auch durch ein gekrümmtes Blutgefäß zum gewünschten Ort geführt werden könnten. Dabei auftretende Verdrehbewegungen der schraubenförmigen Verbinder könnten jedoch für das Blutgefäß schädlich sein. Andere bekannte Stents wiesen deshalb gerade Verbinder auf, die aber nicht die erforderliche Festigkeit hätten (Rn. 4 f.).

Nach den Angaben des Streitpatents liegt der Erfindung das Problem zugrunde, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung minimal in der Längsrichtung schrumpft (Rn. 8).

Nach Patentanspruch 2 in der Fassung des zuletzt von den Beklagten verteidigten Hauptantrags soll dies durch einen Stent erreicht werden, dessen Merkmale sich - im Wesentlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern lassen (wobei die gegenüber der erteilten Fassung abweichenden Merkmale durch Unter- bzw. Durchstreichungen hervorgehoben sind):

a Der Stent ist ballon-expandierbar und nicht selbst-expandie