Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg, weil bezüglich der zuletzt noch verteidigten Patentansprüche 1 und 5 und damit auch bezüglich der hierauf zurückbezogenen Unteransprüche keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe besteht.

1. Das Streitpatent betrifft sogenannte Gegenstandsträger. Das sind bevorzugt aus Pappe hergestellte korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z.B. Flaschen, transportiert werden können. Sie werden aus flächigem Material (vorzugsweise Pappe) geschnitten und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden (vorzugsweise durch Verkleben) durch Schnitte getrennter Teile ihre dreidimensionale Form.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als vorteilhaft, wenn die im aufgefalteten Zustand aufrecht stehenden Außenwände nicht durch Nähte, Faltlinien oder dergleichen unterbrochen sind, weil diese Flächen üblicherweise mit Werbung bedruckt werden. Deshalb waren Zuschnitte bekannt, bei denen diejenigen späteren Außenwände, zwischen denen die Griffwand verläuft und die das Streitpatent als Endwände bezeichnet, sowie die späteren Seitenwände zusammenhängend nebeneinander liegen, so dass beim Auffalten sich allenfalls auf einer Endwand eine Naht ergibt. Die Streitpatentschrift benennt als Beispiel für diesen Typ von Gegenstandsträger bzw. Zuschnitt hierfür denjenigen der US-PS 2 733 832 (Newton).

An diesem Vorbild wird jedoch bemängelt, dass beide Endwände unsymmetrisch sind. Dies könne als ästhetisch störend angesehen werden. Ein weiterer Nachteil liege außerdem darin, dass Trennwände nur geringerer Höhe möglich seien.

Die Streitpatentschrift folgert hieraus einen Bedarf, einen Gegenstandsträger mit symmetrischen Endwänden und der Möglichkeit von Trennwänden zu schaffen, die sich relativ tief in den Gegenstandsträger hinein erstrecken.

2. Patentanspruch 1 in der vor dem Senat zuletzt verteidigten Fassung betrifft den Zuschnitt für einen Gegenstandsträger. Er soll folgende Merkmale aufweisen:

1. Ein Paar Seitenwandflächen.

2. Ein Paar Endwandflächen.

3. Alle diese Flächen

a) haben jeweils eine Oberkante,

b) sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltlinien miteinander verbunden.

4. Ein Paar Griffwandflächen

a) jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwandfläche,

b) die entlang einer Faltlinie miteinander verbunden sind.

5. Jede äußere Griffwandfläche

a) hat (mindestens) eine Seitenkante,

b) grenzt jeweils an einen Abschnitt einer Seitenwand- und einer Endwandfläche entlang deren Oberkante an,

c) ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stanzlinien hiervon getrennt.

6. Jede Stanzlinie zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche endet im Abstand zu einer Seitenkante der äußeren Griffwandfläche,

so dass zwischen äußerer Griffwandfläche und Endwandfläche jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese beiden Wandflächen durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind.

7. Jede innere Griffwandfläche ist mit einer Klebelasche versehen.

Die obige Formulierung des Merkmals 3 ist Folge der Auslegung des verteidigten Patentanspruchs durch den Senat. Nach der Erläuterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen wird durch die Angabe "interconnected at their side edges along respective fold lines" und den im verteidigten Patentanspruch ferner enthaltenen Hinweis, dass jede der zunächst genannten Wandflächen eine Oberkante hat, ausgedrückt, dass das Streitpatent einen Zuschnitt lehrt, bei dem die beiden Endwandflächen und die beiden Seitenwandflächen nicht im Abstand voneinander angeordnet sind, sondern nur durch Faltlinien voneinander abgegrenzt nebeneinander liegen. Dies macht es - wie es im Hinblick auf etwaige Werbeaufdrucke erwünscht ist - möglich, alle späteren Außenwände ungeteilt zu erhalten, nämlich indem - wie in den Figuren der Streitpatents gezeigt - an einer Seitenkante eine Klebelasche (28) vorgesehen wird, so dass die notwendige Verbindungsstelle im Bereich der späteren Außenwände sich (nur) über diese Seitenkante erstreckt. Symmetrische Endwände sind patentgemäß hingegen möglich, weil der Zuschnitt die Herstellung (Faltung) einer mehrlagigen Griffwand erlaubt und deren dauerhafte Verbindung zu den beiden Endwänden über (mindestens) eine Klebelasche an den inneren Griffwandflächen erfolgen kann, wenn diese - wie ebenfalls in den Figuren des Streitpatents gezeigt - über die Kontur der äußeren Griffwandflächen hinausragt (Verlängerung des Zuschnitts nach oben). Die Wandflächen, welche die spätere Griffwand bilden, können deshalb durch Stanzlinien von den übrigen Wandflächen getrennt sein (Merkmal 5c). Damit die Klebelasche ortsgenau an den übrigen Wänden befestigt werden kann, ist es allerdings vorteilhaft, eine vollständige Loslösung zunächst zu verhindern. Das wird durch Merkmal 6 sichergestellt. Da die innere Griffwandfläche bis zur Höhe der späteren Seitenwand über die äußere Griffwandfläche hinausragen kann, ist es schließlich auch möglich, aus einer entsprechend verlängerten Fläche Trennwände zu schaffen, die sich weit in den Gegenstandsträger hinein erstrecken.

3. Die geänderte Fassung des Patentanspruchs 1, mit der das Streitpatent nunmehr verteidigt wird, erweitert weder die dem erteilten Patent zu Grunde liegende Anmeldung noch dessen Schutzbereich. Die zuletzt beanspruchte Gestaltung war durch die Beschreibung und die Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldung vom 9. Oktober 1997 bereits offenbart und gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 bedeutet sie nur eine Einschränkung. Denn die Änderung beschränkt sich auf zusätzliche Angaben, welche die Ausführungsform beschreiben, die in den Figuren sowohl der ursprünglichen Anmeldung als auch des erteilten Patents als zur Erfindung gehörend dargestellt und in der Beschreibung erläutert ist.

4. Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung ist neu. Von den Zuschnitten nach der US-PS 4 032 007 (Graser), der US-PS 2 754 028 (Bergstein), der US-PS 3 130 861 (Arneson I) und der US-PS 2 354 369 (Gilbert) unterscheidet er sich jedenfalls dadurch, dass bei diesen vorbekannten Zuschnitten Merkmal 3 b nicht verwirklicht ist. Von den dieses Merkmal bereits aufweisenden Zuschnitten nach der US-PS 3 158 286 (Phillips), US-PS 2 543 821 (Arneson II) und US-PS 2 733 832 (Newton) unterscheidet sich Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung jedenfalls durch die Anweisung, für die spätere Griffwand vier Wandflächen vorzusehen (Merkmal 4).

5. Die deshalb für die Nichtigerklärung des Streitpatents (auch) im Umfang des zuletzt verteidigten Patentanspruchs 1 erforderliche Wertung, dass dessen Lehre zum technischen Handeln sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat, kann der Senat nicht treffen.

a) Wie die Erörterung mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung ergeben und auch bereits das Bundespatentgericht angenommen hat, ist bei der Beantwortung der Frage, ob es an einer auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Leistung fehlt, die Sicht eines an einer Fachhochschule ausgebildeten Mitarbeiters in einem Pappkartons oder dergleichen herstellenden Unternehmen zu berücksichtigen, der sich langjährig mit Zuschnitten für verschiedene Behältnisse beschäftigt hat und die hierbei bestehenden Notwendigkeiten und Möglichkeiten gut kennt.

b) Wenn ein solcher Fachmann die Aufgabe erhält oder sich stellt, der Optik wegen einen Zuschnitt für einen Gegenstandsträger mit symmetrischen Außenwänden zu schaffen, die sich zudem problemlos bedrucken lassen, wird ihm vor allem der Zuschnitt nach der US-PS 2 543 821 (Arneson II) als Vorbild erscheinen, von dem aus eine entsprechende Weiterentwicklung möglich sein könnte. Denn dieser Zuschnitt weist nicht nur jeweils zwei durch Faltlinien verbundene und damit ansonsten ununterbrochen durchgehende End- und Seitenwandflächen (Merkmale 1, 2) mit Oberkanten (Merkmal 3) auf, so dass dort Werbeaufdrucke nicht durch Nähte oder dergleichen erschwert sind; vorhanden ist auch je eine jeweils an eine Seitenwandfläche und eine Endwandfläche angrenzende mit einer Seitenkante versehene Wandfläche (Bezugszeichen 33 und 37 nebst Befestigungslaschen 35 und 39), die als Griffwand dienen und die im Sprachgebrauch des Streitpatents als äußere Griffwandfläche bezeichnet werden kann (Merkmal 4 teilweise, Merkmal 5 a und b). Diese Flächen sind zudem von den Seitenwandflächen ganz und von den Endwandflächen teilweise durch entlang deren Oberkanten verlaufende Stanzlinien getrennt (Merkmal 5 c).

Um zu dem Zuschnitt zu gelangen, der dem Streitpatent nach Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung zu Grunde liegt und in den Zeichnungen dargestellt ist, muss an der Gestaltung des Zuschnitts nach der US-PS 2 543 821 (Arneson II) aber jeweils der obere Teil der rechten Endwandhälfte entfallen. Denn anders können insbesondere nach Maßgabe der Schnittführung, die jeweils die linke Hälfte einer Endwandfläche von der (äußeren) Griffwandfläche trennt, nicht jeweils symmetrische Endwände entstehen. Diese oberen Bereiche der Endwandflächen sind bei dem Vorbild jedoch unverzichtbar, weil sie die Faltlinie (Bezugszeichen 34, 38) und damit die benötigte Verbindung der Endwände zu den sich als (äußere) Griffwand eignenden Flächen jeweils auf einer Seite derselben herstellen. Deshalb mag es zwar sein, dass, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, die zum Entfall dieser Bereiche führende Schnittführung als solche den Fachmann nicht vor Probleme stellte, die er nicht bereits mit seinem Fachkönnen meistern kann. Es verbleiben aber Zweifel, ob ein derartiger Eingriff in im wahrsten Sinne des Wortes tragende Elemente der bekannten Gestaltung nahegelegt war. Denn auch die beiden anderen Entgegenhaltungen, die ebenfalls auf nebeneinander liegende End- und Seitenwandflächen setzen (US-PS 2 733 832, US-PS 3 158 286), verzichten nicht auf diese Bereiche und die Verbindung zur Griffwandfläche mittels der dadurch möglichen Faltlinie. Darüber wie die benötigte Verbindung zwischen Endwänden und der Griffwand stattdessen zu bewerkstelligen sein könnte, ist mithin dem einschlägigen Stand der Technik eine Anregung nicht zu entnehmen. Auch die Zuschnitte der weiteren Entgegenhaltungen sind insoweit unergiebig, weil sie je eine End- und Seitenwandfläche durch andere Wandflächen getrennt voneinander anordnen und sie damit einem anderen Grundprinzip mit anderer Faltung folgen. Es kommt hinzu, dass auch im Weiteren nur durch mehrere Gedankenschritte zu der zuletzt verteidigten Lehre des Streitpatents zu gelangen ist. Als erstes ist die Erkenntnis notwendig, dass die benötigte Verbindung an oder über andere Wandflächen als die der späteren Endwände zu erfolgen hat. Sodann muss erkannt werden, dass es die sich als Griffwand eignenden Flächen sind, an denen andere Wandflächen vorzusehen sind, welche die Verbindung zu den Endwänden herstellen können. Ferner muss überlegt werden, wo diese vorgesehen werden können, und insoweit eine bestimmte Entscheidung getroffen werden. Diese muss weiter dahin lauten, dass die sich als Griffwand eignenden Flächen nach oben hin verlängert werden müssen, was einen erhöhten Materialbedarf mit sich bringen kann, der aus ohne weiteres einleuchtenden wirtschaftlichen Gründen nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Sodann muss erkannt werden, dass die Verlängerung nach oben so weit reichen muss, dass über eine oder mehrere Klebelaschen im Bereich des oberen Endes die Verbindung zu den Endwänden hergestellt werden kann, wenn die Verlängerung über eine Faltlinie nach innen (innere Griffwandfläche) gefaltet ist. Schließlich muss noch das hinzutreten, was durch Merkmal 6 beansprucht ist und möglicherweise bei dem erteilten Patentanspruch 1 im Vordergrund stand, nämlich dass für eine Übergangszeit ein Verbindungsabschnitt verbleibt, damit ein ortsgenaues Verkleben über die Klebeflächen erfolgen kann. Den einzelnen Gedankenschritten mag jeweils für sich und in der jeweiligen Abfolge des vorhergehenden zu dem nächsten Gedankenschritt eine Konsequenz eigen sein, die zu erkennen der Fachmann angesichts seiner Qualifikation eigentlich befähigt sein sollte; angesichts der Vielzahl der nötigen Gedankenschritte kann der Senat jedoch nicht ausschließen, dass sie in Gesamtheit dem Fachmann allein auf Grund seines allgemeinen Fachwissens nicht zu Gebote standen. Auch die mündliche Verhandlung hat nichts ergeben, was die verbliebenen Zweifel hätte ausräumen können. Die Argumentation der Klägerin hat sich auf Einzelaspekte der notwendigen Weiterentwicklung des Zuschnitts nach der US-PS 2 543 821 (Arneson II), etwa darauf beschränkt, dass die sich bei einer zur Gestaltung des zuletzt verteidigten Patentanspruchs 1 führenden Vorgehensweise ergebende Vierlagigkeit der Griffwand als solche Vorbilder im Stand der Technik habe.

c) Die vorstehenden Ausführungen beantworten auch die Frage, ob der mit der zuletzt verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 beanspruchte Zuschnitt in naheliegender Weise aus dem zu entwickeln war, was aus der US-PS 2 733 832 (Newton) und/oder der US-PS 3 158 286 (Phillips) bekannt war. Denn der Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltungen geht insoweit keinesfalls weiter als derjenige der US-PS 2 543 821 (Arneson II). Das entspricht ersichtlich auch der Auffassung der Parteien. Denn ihr Vorbringen in der mündlichen Verhandlung hat sich im Wesentlichen auf Ausführungen zu letzterer Entgegenhaltung beschränkt, die auch das Bundespatentgericht als nächstliegende Offenbarung im Stand der Technik angesehen hat.

d) Da die weiteren Entgegenhaltungen - wie ausgeführt - eine andere Anordnung der End- und Seitenwandflächen zueinander und eine andere Faltung voraussetzen, können schließlich auch sie nicht als Vorbilder angesehen werden, die dem Fachmann zweifelsfrei erlaubten, sich in naheliegender Weise die Lehre des Patentanspruchs 1 in der zuletzt verteidigten Fassung zu erschließen.

6. Die Unteransprüche 2 bis 4 in der zuletzt verteidigten Fassung haben angesichts des vorstehend Erörterten ebenfalls Bestand.

7. Patentanspruch 5 in der zuletzt verteidigten Fassung betrifft den Gegenstandsträger selbst, der folgende Merkmale aufweisen soll:

1. Ein Paar Seitenwände.

2. Ein Paar Endwände.

3. Alle diese Wände

a) haben jeweils eine Oberkante,

b) sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltlinien miteinander verbunden.

4. Ein Paar Griffwände

a) jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwand,

b) die miteinander entlang einer Faltlinie verbunden sind.

5. Jede äußere Griffwand

a) hat (mindestens) eine Seitenkante,

b) ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stanzlinien von einer Seitenwand und einer Endwand getrennt.

6. Jede Stanzlinie zwischen äußerer Griffwand und Endwand endet im Abstand zu einer Seitenkante der äußeren Griffwand,

so dass zwischen äußerer Griffwand und Endwand jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese Wände durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind.

7. Jede innere Griffwand ist mit einer Klebelasche versehen.

Aus den bereits genannten Gründen kann das Streitpatent auch mit diesem Patentanspruch und den auf ihn zurückbezogenen Patentansprüchen 6 bis 8 in der zuletzt verteidigten Fassung Bestand haben.

8. Die Nichtigkeitsklage hat deshalb nur Erfolg, soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt.

9. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 Satz 1 PatG i.V. mit §§ 92 Abs. 1 , 516 Abs. 3 ZPO .